Employee invention

Employee invention (직무발명/職務發明) refers to any invention and technical improvement proposal made by employees in private employment or public service, or by members of the armed forces. Employee invention allows the employer to have the non-exclusive license to use the patent right for free with the patent possessed by the inventor-employee. If the patent turns out successful, the employer could be in trouble in the following cases unless it secures the patent right by acquiring the patent from the inventor:
 * When the inventor-employee leaves the company to work at a rival company;
 * When the employer applies for the patent without acquiring the right to be patented. Such application may be attacked by the inventor; or
 * When the employer applies for the patent with the U.S. Patent and Trademark Office without the agreement of conveyance of the patent, the document of which is mandatory in the United States.

The Invention Promotion Act defines it as "any invention on the job made by employees, officers of a juridical person, or public servants (hereinafter called the "employees, etc."), which belong, in nature, to the scope of business of the employer, juridical person or the State or local government (hereinafter called the "employer, etc."), and the activities leading to such invention are related with the job, at present or in the past, of the employees, etc. Art. 2 Subpara. 2. Here the "invention" means any invention, design and creation protected by the Patent Act, Utility Model Act or Design Protection Act. Art. 2 Subpara. 1.

Key words
employee invention, reasonable compensation, non-exclusive license, notification in writing

Legal Background
In Korea, employee inventions are provided for in the Invention Promotion Act, as mentioned above. Previously, Articles 39-40 of the previous Patent Act stipulated the basis for employee inventions including concept, requirements, effect and compensation. Now Articles 10-19 of the Invention Promotion Act contains the provisions of the previous Patent Act and other provisions in detail such as treating as free or independent inventions, obligation to keep secrets, etc.

Para. 1 of Article 10 (Employee Invetion) provides, when the employees or their successors have obtained the patent right, utility model registration, or design registration (collectively the "patent rights"), the employer, etc. has the non-exclusive license (通常實施權) to use such patent rights. And Para. 3 of the same article provides a protective measure for the employees. If any provision of a contract or internal regulations which allows the employer, etc. to be assigned or succeed the actual or expected patent rights of employees' inventions other than the said employee invention, and has established and granted the exclusive licene (專用實施權) for the employer, etc., such provision shall be null and void.

Invention Promotion Act
Further to the Patent Act, the Invention Promotion Act regulates systematically and consistently the process relating to the employee invention, such as the general concept of employee invention, procedures from completion of employee invention to succession to employers, issue of ownership of patent rights thereof, compensation and dispute resolution. Chapter 2. Encouraging Employee Invention Article 10 (Employee Invention)
 * ①직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권을 가진다.
 * ②제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 "국·공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.
 * ③직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.
 * ④제2항에 따라 국유로 된 특허권등의 처분과 관리(특허권등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. Amended on Jan. 30, 2009 and Jan. 27, 2010.

Article 11 (Implementing Compensation for Employee Invention and Support Policy)
 * ①정부는 종업원등의 직무발명을 장려하기 위하여 직무발명보상제도 등의 실시에 관한 지원시책을 수립·시행하여야 한다.
 * ②제1항에 따른 지원시책에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.
 * 1. 표준이 되는 보상규정의 작성 및 보급
 * 2. 보상과 관련된 분쟁을 해결하기 위한 합리적인 절차규정의 작성 및 보급
 * ③정부는 직무발명에 대한 보상을 실시하는 사용자등에 대하여는 제3장과 제4장에 따른 발명의 권리화와 사업화를 촉진하기 위한 조치를 먼저 하여야 한다.

Article 12 (Notification of the Completion of Employee Invention)
 * 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

Article 13 (Notification of Succession)
 * ①제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.
 * ②제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.
 * ③사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

Article 14 (Succession of Joint Invention)
 * 종업원등의 직무발명이 제삼자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자등은 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.

Article 15 (Compensation for Employee Invention)
 * ①종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.
 * ②제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다.
 * 1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황
 * 2. 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황
 * 3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 의견 청취 상황
 * ③제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.
 * ④공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

Article 16 (Compensation for Reserved Applicaion)
 * 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(出願)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

Article 17 (Deliberation Body of Employee Invention)
 * ①사용자등은 종업원등의 직무발명에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 직무발명 심의기구를 설치·운영할 수 있다.
 * 1. 직무발명에 관한 규정의 제정·개정 및 운용에 관한 사항
 * 2. 직무발명 보상에 관한 종업원등과 사용자등의 이견 조정에 관한 사항
 * 3. 그 밖에 직무발명과 관련하여 필요한 사항
 * ②제1항에 따른 직무발명 심의기구는 사용자등과 종업원등의 대표, 제26조에 따른 특허관리전담부서의 장 등으로 구성하며, 필요한 경우에는 관련 분야의 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있다.

Article 18 (Employee Invention-related Dispute)
 * 직무발명과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 사용자등이나 종업원등은 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다.

Article 19 (Confidentiality)
 * 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. In 2007, the Invention Promotion Act was wholly amended not for the change of provisions but for the modification of wording like paraphrasing the difficult concepts.

So the amendment in 2006 has been incorporated in the new Invention Promotion Act while changing the number of provisions on employee invention accordingly. In particular, the 2006 amendment showed important features. It reviewed comprehensively relevant provisions stipulated in the Patent Act and the existing Invention Promotion Act, and revised them as a unitary law reflecting both substantial and procedural provisions.

Some Features of the 2006 Amendment
a. The employee is required to notify the completion of employee invention. Art. 12 of the Act.

The Act stipulates that an employee shall notify without delay his/her employer in writing when the employee invention is completed.

b. The employer is also required to notify of acceptance or rejection of succession of the employee invention. Art. 13 of the Act.

The employer, notified of the completion of employee invention, shall notify the employee of acceptance or rejection of succession of the employee invention in writing within the designated period (four months according to the Enforcement Decree). However, in cases where there is no specific provision on previous reservation to the succession of employee invention, employers cannot assert any succession of rights on the patented invention against the employee’s will. It is now provided for in the law that the time the employer notified of the succession of employee invention is regarded as the point of time that the succession of rights by the employer is perfected.

c. The employee invention shall be provided as a free or independent invention if the employer failed to notify of acceptance or rejection of the succession of employee invention. Art. 13(3) of the Act.

The Act stipulates that if an employer failed to notify of acceptance or rejection of the succession of rights in writing within the above-mentioned designated period, it is regarded that the employer has abandoned the succession of rights on the patented invention. The amendment maintains the effect of the provision treating the employee invention as a free or independent invention (Art. 11 of the Act prior to the 2006 Amendment) by stipulating that in such a case, the employer cannot be a non-exclusive licensee without the consent of the employee.

d. Reasonable standard compensation of employee inventions are provided. Art. 15 of the Act.

In case there are any standard for compensation of employee inventions in a contract or internal regulations, it can be regarded as reasonable if such compensation agreed between the employer and the employee has followed reasonable procedures. However, in case no standards for compensation of employee inventions are stipulated in a contract or internal regulations, or in case it is not regarded as reasonable compensation as above, the amount of the compensation shall be determined in light of the profit to be received by the employer from the invention and the degree of contribution made by the employer and the employee for the invention.

e. Requirements for deferring application of employee invention and reinforcement of compensation duty are alleviated. Art. 16 of the Act.

Even when the employer does not file a patent application after succeeding the right on the employee invention, the employer shall provide proper compensation. In this case, the compensation shall be determined in light of the economical benefit to be received by the employee when the invention would have been protected by the industrial property right.

Supreme Court Decision
In July 2011, the Supreme Court rendered a noteworthy decision in calculating the reasonable compensation for the employee-inventor.

[1] 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.

[2] 갑이 농약 등을 연구·제조·판매하는 을 주식회사에게서 을 회사 연구진이 기존 제초물질인 BB를 변형하여 발명한 PB 등의 제품화를 맡아달라는 제안을 받고 을 회사에 ‘제초제 PL(Project Leader)'로 입사하여 PB의 본격적인 상업화 단계에서 필요한 등록시험, 독성시험, 양산공정, 잔류시험 등에 직접 관여하는 등 기여하고, 병 화학연구소 연구팀이 제조한 제초제 후보물질이 피를 방제할 수 있는 능력은 탁월하나 효과가 불안정하고 약해가 심하여 제품화가 중단된 사실을 알고 위 연구팀에 공동연구를 제안하여 약해 극복에 관한 아이디어와 새로운 효력 평가 방법을 제안하고 실험과정에 관여한 결과, 을 회사 연구팀이 PB의 특이한 문제를 해결한 제초성 유제조성물에 관한 특허발명과 제초성 PS에 관한 특허발명을 완성한 사안에서, 갑은 특허발명 과정에서 이른바 PL로서 구체적인 착상을 하고 부하에게 발전 및 실현을 하게 하거나 소속 부서 내의 연구가 혼미할때 구체적인 지도를 하여 발명을 가능케 하였으므로 위 발명들의 공동발명자에 해당한다고 본 원심판단은 정당하다.

[3] 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

[4] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제40조 제2항은 사용자가 종업원에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 구 특허법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

Reference Provisions
[1] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같음) 제33조 제2항 / [2] 구 특허법 제33조 제2항, 제39조(현행 발명진흥법 제10조 참조) / [3] 구 특허법 제39조(현행 발명진흥법 제10조 참조), 제40조(현행 발명진흥법 제15조 참조), 민법 제162조, 제166조 제1항 / [4] 구 특허법 제39조 제1항(현행 발명진흥법 제10조 제1항 참조), 제40조 제1항(현행 발명진흥법 제15조 제1항 참조), 제2항(현행 발명진흥법 제15조 제3항 참조)

Perspectives
The Act including the 2006 Amendment is particularly significant that it integrated all provisions regarding employee inventions as a unitary law. Since it also suggests reasonable standards for compensation and impose obligation to notify of the invention, it is anticipated that the Act substantially contributes to minimize disputes relating to employee inventions and to promote motivation for inventions. However, potential disputes between employers and inventors still exist because the Act delegates the standards for payment of compensation to the Presidential Decree and deletes the provision of treating as a free or independent invention.

The standards for payment of compensation have been discussed in the Society for Study of Employee Invention within the Korean Intellectual Property Office. The guidelines for reasonable compensation system have been applied to large companies and Technology Licensing Organization (TLO) in universities. Such guidelines are regarded as effective in reaching a reasonable compensation system for employee inventions.

In November 2012, the Seoul Central District Court held that Samsung Electronics which benefited some 62.5 billion won from an employee's invention relating to MPEG shall pay a reasonable "10 percent" compensation of 6 billion won to the employee-inventor in addition to 220 million won which the employer already paid to him.